專(zhuān)利法、實(shí)施細則、實(shí)施指南對答復通知書(shū)時(shí)規定的修改要求
(1)A 33:對發(fā)明和實(shí)用新型文件的修改不得超出原說(shuō)明書(shū)和權利要求書(shū)的記載范圍(目的:對修改的限制是為了防止由于修改而違反先申請原則);
(2)R51.3:收到審查意見(jiàn)通知書(shū)后對專(zhuān)利申請文件的修改應當按照通知書(shū)的要求進(jìn)行。
一、修改時(shí)機
1、18個(gè)月公布之前的修改—申請人對申請文件進(jìn)行主動(dòng)修改或在初審期間應專(zhuān)利局的要求作出修改——法37條 ;
2、三年之內提出實(shí)質(zhì)審查請求時(shí)的修改—申請人在提出實(shí)質(zhì)審查請求時(shí),或者在收到專(zhuān)利局發(fā)出的發(fā)明專(zhuān)利申請進(jìn)入實(shí)質(zhì)審查階段通知書(shū)之日起的三個(gè)月內,對發(fā)明專(zhuān)利申請可以進(jìn)行主動(dòng)修改的——細則51條1款;
3、答復審查意見(jiàn)通知書(shū)時(shí)的修改;
4、分案申請時(shí)提出的修改;
5、請求復審或對無(wú)效請求進(jìn)行意見(jiàn)陳述時(shí)的修改;
6、答復審查意見(jiàn)通知書(shū)時(shí)的修改。
申請人在收到專(zhuān)利局發(fā)出的審查意見(jiàn)通知書(shū)后可修改專(zhuān)利申請文件,但是,應當按照通知書(shū)的要求進(jìn)行修改,即針對通知書(shū)指出的缺陷進(jìn)行修改——細則第51條第3款。
然而,對于雖然其時(shí)機或方式不符合專(zhuān)利法實(shí)施細則第五十一條的規定,但其內容與范圍滿(mǎn)足專(zhuān)利法第三十三條要求的修改,只要經(jīng)修改的文件消除了原申請文件存在的缺陷,并且具有被授權的前景,這種修改就可以被視為是經(jīng)審查員同意的、相當于按照通知書(shū)要求進(jìn)行的修改,因而經(jīng)此修改的申請文件可以接受。這樣處理有利于縮短審查程序。但是,當出現下列情況時(shí),即使修改的內容沒(méi)有超出原說(shuō)明書(shū)和原權利要求書(shū)記載的范圍,也不能被視為經(jīng)審查員同意的修改——指南第二部分第八章5.2.1節。
四種不符合細則51條的修改不能視作審查員同意的修改的情況:
(1) 刪除獨立權利要求中的技術(shù)特征,擴大了該權利要求請求保護的范圍;
(2) 改變獨立權利要求中的技術(shù)特征,導致擴大了請求保護的范圍;
(3) 將僅在說(shuō)明書(shū)中記載的與原來(lái)要求保護的主題缺乏單一性的技術(shù)內容作為修改后權利要求的主題;
(4)增加了新的獨立權利要求,該獨立權利要求限定的技術(shù)方案在原權利要求書(shū)中未出現過(guò)。
二、允許的修改
(1)權利要求書(shū)的修改
①對獨立權利要求作進(jìn)一步限定(增加技術(shù)特征),針對 A22、A26(4)、R21(2)、 R20(1);
②變更獨立權利要求中的技術(shù)特征、主題類(lèi)型、主題名稱(chēng),針對 R20(1)、 A26(4)、 A22;
③刪除權利要求,針對 A31(1)、 A26(4)、R20(1);
④獨立權利要求劃界,針對R22(1);
⑤修改從屬權利要求,針對:R21(3)、R23。
(2)對說(shuō)明書(shū)的修改
(a)對說(shuō)明書(shū)中存在的不符合 R18和R4(1)的修改;
(b)適應性修改。
①名稱(chēng):準確、簡(jiǎn)要地反映要求保護的主題的名稱(chēng)
②技術(shù)領(lǐng)域
一般應與專(zhuān)利分類(lèi)表中最低分類(lèi)位置涉及的領(lǐng)域對應
③背景技術(shù)
④發(fā)明內容
a.客觀(guān)的所要解決的技術(shù)問(wèn)題,與權利要求相適應
b.技術(shù)方案與權利要求適應性修改
c.技術(shù)效果:只有直接、毫無(wú)疑義地由原始申請文件推斷出的效果,才允許進(jìn)行修改,否則不允許
⑤附圖說(shuō)明
⑥實(shí)施例 ,一般僅限于補入原實(shí)施方式或者實(shí)施例中具體內容的出處以及已公開(kāi)的反映發(fā)明的有益效果數據的標準測量方法、設備和修改其中的文字缺陷
⑦附圖:刪除其中不必要的詞語(yǔ)和注釋?zhuān)薷母綀D標記,使線(xiàn)條清楚等——R19
⑧修改能夠識別出并唯一確定的明顯語(yǔ)法錯誤、文字錯誤和打印錯誤
(3)摘要 R24
三、不允許的修改
原則:凡是違反A33 都不允許
(1)不允許的增加
①將不能明確認定的技術(shù)特征寫(xiě)入權利要求或說(shuō)明書(shū);
②補入不能直接、毫無(wú)疑義地確定的信息;
③測量附圖獲得的尺寸參數;
④引入未提及的附加組分,導致出現原申請沒(méi)有的特殊效果;
⑤補入不能直接導出的有益效果;
⑥補入實(shí)驗數據,補入實(shí)施例;
⑦補入附圖。
(2)不允許的改變
①改變技術(shù)特征,超出原權利要求書(shū)和說(shuō)明書(shū)的記載范圍;
②由不明確的內容改成明確具體的內容,例:在原始申請文件中只記載了在“高壓”下進(jìn)行反應。在審查過(guò)程中,申請人將其修改為“7-10個(gè)大氣壓”;
③將沒(méi)有明確彼此關(guān)聯(lián)的分離的特征進(jìn)行新的組合。
(3)不允許的刪除
①刪除權利要求中明確認定的必要技術(shù)特征、與說(shuō)明書(shū)公開(kāi)的技術(shù)方案有關(guān)的技術(shù)術(shù)語(yǔ)或具體應用范圍;
②刪除說(shuō)明書(shū)中的內容,導致超范圍;
③disclaim,例外:除非申請人能夠根據申請原始記載的內容證明取被“放棄”的數值時(shí),本發(fā)明不可能實(shí)施,或者取經(jīng)“放棄”后的數值時(shí),本發(fā)明具有新穎性和創(chuàng )造性。
注意事項
1、對于通知書(shū)中指出的實(shí)質(zhì)性缺陷確實(shí)存在時(shí),在修改專(zhuān)利申請文件時(shí)既要克服通知書(shū)中所指出的缺陷,又應當為申請人爭取更充分的保護;
2、對于審查意見(jiàn)通知書(shū)中所指出的形式缺陷,在修改申請文件中應當予以克服;
3、全面、深入地理解申請文件說(shuō)明書(shū)中披露的信息,準確地認定發(fā)明點(diǎn)。
4、在專(zhuān)利申請文件符合專(zhuān)利法及其實(shí)施細則有關(guān)規定的前提下,為委托人爭取獲得盡可能寬的保護范圍。
5、對權利要求書(shū)進(jìn)行修改時(shí),除了必須遵循專(zhuān)利法第33條規定的修改不得超出原說(shuō)明書(shū)和權利要求書(shū)記載的范圍這一基本原則之外,自然還應當符合權利要求書(shū)撰寫(xiě)的各項要求。
6、(1)修改后的獨立權利要求所請求保護的技術(shù)方案應當具備專(zhuān)利法第22條第2款和第22條第3款規定的新穎性和創(chuàng )造性;
(2)修改后的獨立權利要求應當記載解決技術(shù)問(wèn)題的必要技術(shù)特征,清楚并簡(jiǎn)要地表述請求保護的范圍;
(3)在保證修改后的獨立權利要求具有新穎性和創(chuàng )造性的同時(shí),應當避免將非必要技術(shù)特征寫(xiě)入獨立權利要求導致權利要求保護范圍過(guò)窄而損害委托人利益。
7、要注意克服原有從屬權利要求所存在的形式缺陷;
8、從更好地形成保護梯度以充分維護委托人的利益的角度出發(fā),考慮是否可以針對不同的具體實(shí)施方式適當增加一些權利要求。
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