“熊貓遛娃”“娃出沒(méi)”“花粉共享童車(chē)”……去年以來(lái)，在景區、商場(chǎng)、酒店、機場(chǎng)等場(chǎng)所，不少共享童車(chē)開(kāi)始現身。分時(shí)租賃、定點(diǎn)取還，就在兒童手推車(chē)剛剛搭上“共享”這趟順風(fēng)車(chē)之際，一起專(zhuān)利權權屬糾紛，讓起步發(fā)展中的共享童車(chē)前路更顯艱難。
近日，上海環(huán)莘電子科技有限公司(下稱(chēng)環(huán)莘電子)與廣東法瑞納科技有限公司(下稱(chēng)法瑞納)的專(zhuān)利權權屬糾紛案一審有了結果。法院一審判決認定，合同中委托開(kāi)發(fā)的共享童車(chē)租賃設備的知識產(chǎn)權歸環(huán)莘電子所有，但是關(guān)于有樁共享童車(chē)的專(zhuān)利爭議仍未平息。
專(zhuān)利歸誰(shuí)，雙方對峙法庭
環(huán)莘電子是上海一家從事共享童車(chē)租賃設備生產(chǎn)與銷(xiāo)售的企業(yè)，是“熊貓遛娃”共享童車(chē)的運營(yíng)商。法瑞納是深圳一家設計、制造銷(xiāo)售共享雨傘、共享童車(chē)等智能租賃設備的企業(yè)，并推出了共享童車(chē)品牌“花粉共享童車(chē)”。2017年10月，一份《上海環(huán)莘電子科技有限公司采購合同》為后來(lái)的爭議埋下伏筆。
這份合同約定環(huán)莘電子從法瑞納購買(mǎi)共享雨傘租賃設備、共享童車(chē)租賃設備(車(chē)樁)產(chǎn)品以及相關(guān)軟件系統，同時(shí)約定法瑞納根據環(huán)莘電子的產(chǎn)品要求進(jìn)行定制開(kāi)發(fā)。其中，知識產(chǎn)權條款規定：“乙方(法瑞納)提供的共享雨傘設備及相關(guān)設計意念、產(chǎn)品設計外形、結構、系統軟件等知識產(chǎn)權屬乙方所有，甲方(環(huán)莘電子)有絕對保密義務(wù)，也不得研發(fā)類(lèi)似結構、外形、系統產(chǎn)品。”“甲方采購的兒童推車(chē)租賃設備相關(guān)的設計意念、產(chǎn)品設計外形、結構、系統軟件、業(yè)務(wù)模式為甲方提供，知識產(chǎn)權屬甲方所有，乙方不得申請兒童租賃設備的相關(guān)專(zhuān)利。”
2019年，環(huán)莘電子發(fā)現市面上出現大量與“熊貓遛娃”共享童車(chē)極為近似的產(chǎn)品，而這些產(chǎn)品大多由法瑞納生產(chǎn)和銷(xiāo)售，同時(shí)經(jīng)過(guò)調查發(fā)現，法瑞納申請了3件與共享兒童推車(chē)和租賃設備有關(guān)的專(zhuān)利，分別為“共享兒童推車(chē)車(chē)樁”“共享兒童手推車(chē)設備”“共享兒童手推車(chē)手柄”。因認為法瑞納違反合同約定，搶占了屬于自己的知識產(chǎn)權和技術(shù)成果，2019年10月環(huán)莘電子將后者訴至廣州知識產(chǎn)權法院。
環(huán)莘電子認為，涉案兒童推車(chē)租賃設備專(zhuān)利為雙方合作研發(fā)，且合同約定知產(chǎn)權歸環(huán)莘電子所有。“在熊貓遛娃推出之前，共享童車(chē)都是散亂擺放的，我們考慮到運營(yíng)成本、規范管理等多重原因，率先提出了有樁共享童車(chē)的概念，只在景區、商場(chǎng)、酒店、機場(chǎng)等特定場(chǎng)所設置車(chē)樁，定點(diǎn)取還。”環(huán)莘電子相關(guān)負責人對本報記者介紹，為了研發(fā)有樁共享童車(chē)，公司投入了大量人力物力，做了大量的市場(chǎng)調查和用戶(hù)需求體驗分析工作，并就共享童車(chē)租賃設備提交了多件專(zhuān)利申請，在與法瑞納合作過(guò)程中也提交了相關(guān)專(zhuān)利申請。
法瑞納創(chuàng )始人房建濤則表示，法瑞納在與環(huán)莘電子簽訂涉案合同之前，就擁有設計開(kāi)發(fā)共享自行車(chē)、共享雨傘、共享童車(chē)等智能租賃設備的能力，并與其他共享童車(chē)運營(yíng)商有多次合作。涉案合同為采購合同，法瑞納不可能通過(guò)采購合同的約定將自身的知識產(chǎn)權轉移給環(huán)莘電子。合同實(shí)際上約定的是由原告提供的相關(guān)技術(shù)方案的知識產(chǎn)權由原告(環(huán)莘電子)享有，被告(法瑞納)提供的部分相關(guān)知識產(chǎn)權屬于被告，涉案專(zhuān)利并未由原告提供，原告也未對涉案專(zhuān)利產(chǎn)品的設計提供實(shí)質(zhì)性幫助，因此涉案專(zhuān)利權不應該屬于環(huán)莘電子。
一審有果，爭議仍未停息
涉案合同屬于什么性質(zhì)的合同?涉案專(zhuān)利權到底應歸誰(shuí)所有?近日，廣州知識產(chǎn)權法院對這起專(zhuān)利權權屬糾紛案作出一審判決。
關(guān)于涉案合同的性質(zhì)，一審判決認為，涉案合同雖名為采購合同，但合同中既有轉移設備及系統所有權和支付價(jià)款的內容，又有被告根據原告所提需求設計、開(kāi)發(fā)和生產(chǎn)共享雨傘、共享童車(chē)租賃的內容，因此其性質(zhì)是一個(gè)混合合同。本案引起糾紛的主要原因在于因合同所涉設備的設計、開(kāi)發(fā)和生產(chǎn)而引發(fā)的專(zhuān)利權歸屬爭議。根據法律相關(guān)規定，對于混合合同，應當根據當事人爭議的權利義務(wù)內容、確定案件的性質(zhì)和案由。技術(shù)合同名稱(chēng)與權利義務(wù)關(guān)系不一致的，應當按照約定的權利義務(wù)內容，確定合同的類(lèi)型和案由。因此本案屬于因委托開(kāi)發(fā)引發(fā)的專(zhuān)利權權屬糾紛，應受技術(shù)委托開(kāi)發(fā)合同的相關(guān)法律法規調整。至于環(huán)莘電子主張涉案專(zhuān)利為雙方共同開(kāi)發(fā)，法院認為，技術(shù)合作開(kāi)發(fā)要求雙方對技術(shù)成果的完成在技術(shù)上均作出創(chuàng )造性貢獻，本案中，環(huán)莘電子委托法瑞納定制開(kāi)發(fā)兒童推車(chē)手柄等產(chǎn)品，雖然提出了設計需求和修改意見(jiàn)，并做了一定市場(chǎng)調查和用戶(hù)需求體驗分析等工作，但并不能據此認為在技術(shù)上作出了創(chuàng )造性貢獻，因此該案不屬于技術(shù)合作開(kāi)發(fā)糾紛。
關(guān)于涉案專(zhuān)利權屬，一審判決認為，根據合同法與專(zhuān)利法的相關(guān)規定，對于委托開(kāi)發(fā)完成的發(fā)明創(chuàng )造的權利歸屬，依法應遵循意思自治原則。如果單位和個(gè)人之間協(xié)議約定了專(zhuān)利申請權及專(zhuān)利權歸屬，應按照協(xié)議確定權利歸屬。本案合同中明確約定了知識產(chǎn)權條款，因此確定涉案專(zhuān)利權權屬，主要在于明確涉案專(zhuān)利是否屬于委托開(kāi)發(fā)完成的發(fā)明創(chuàng )造以及合同相關(guān)條款應如何解釋。
環(huán)莘電子認為，涉案專(zhuān)利的設計與涉案合同的約定內容、環(huán)莘電子因履行合同提交的設計圖紙等相互對應，且涉案專(zhuān)利申請日晚于涉案合同簽訂時(shí)間，應認定涉案專(zhuān)利屬于原告委托被告開(kāi)發(fā)完成的發(fā)明創(chuàng )造。法瑞納主張，在與環(huán)莘電子簽訂合同前，涉案專(zhuān)利就已設計完成，并提交了其與其他共享童車(chē)運營(yíng)商簽訂的合同及送貨單等，但一審判決認為，相關(guān)證據不足以證明涉案專(zhuān)利完成于涉案合同簽訂之前。
至于涉案合同的知識產(chǎn)權歸屬的條款解釋問(wèn)題，一審判決認為，涉案合同的條款內容確定前經(jīng)過(guò)了原被告雙方多次修改，證明雙方當事人對合同內容進(jìn)行了充分協(xié)商，均應充分知悉合同條款內容。并且，在知識產(chǎn)權條款中，雙方對共享雨傘設備以及共享童車(chē)租賃設備的知識產(chǎn)權歸屬作出了不同的處理，還進(jìn)一步明確約定被告不得申請共享童車(chē)租賃設備的相關(guān)專(zhuān)利。從涉案合同的詞句表達以及相關(guān)條款內容判斷，雙方在簽訂合同時(shí)的真實(shí)意思表示應理解為，合同中委托開(kāi)發(fā)的共享童車(chē)租賃設備的知識產(chǎn)權歸環(huán)莘電子所有。
法瑞納不服一審判決，目前已提起上訴。這起專(zhuān)利權屬爭議的最終結果還有待法院的二審判決，但其影響已涉及多家共享童車(chē)企業(yè)。
“在委托開(kāi)發(fā)過(guò)程中，知識產(chǎn)權權屬糾紛具有一定的代表性。”北京市京廣律師事務(wù)所律師劉淑華認為，雙方在合作過(guò)程中，應首先明確協(xié)議性質(zhì)，采購合同、委托開(kāi)發(fā)合同和合作開(kāi)發(fā)合同約定的權利義務(wù)內容不同，其知識產(chǎn)權風(fēng)險防范的方式也不一樣。元合律師事務(wù)所律師廉成赫同樣建議，為規避合作過(guò)程中的知識產(chǎn)權風(fēng)險，從合同簽訂到履行的全過(guò)程，相關(guān)企業(yè)都應樹(shù)立風(fēng)險防范意識。在訂立合同過(guò)程中，需明確協(xié)議性質(zhì)，準確把握交易內涵，并以規范的語(yǔ)言體現在合同中。在履行合同過(guò)程中，收集保留相關(guān)技術(shù)證據，防患于未然。
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不同類(lèi)型合同的知識產(chǎn)權風(fēng)險防范
采購合同的標的物是作為商品的有體財產(chǎn)，而不是商品上所具有的知識產(chǎn)權。根據合同法一百三十七條規定，出賣(mài)具有知識產(chǎn)權的計算機軟件等標的物的，除法律另有規定或者當事人另有約定的以外，該標的物的知識產(chǎn)權不屬于買(mǎi)受人。為了保護采購方的利益，防范采購商品可能發(fā)生侵犯他人知識產(chǎn)權的法律風(fēng)險，合同法一百五十條規定了出賣(mài)方對于標的物的權利瑕疵擔保責任，即出賣(mài)人就交付的標的物，負有保證第三人不得向買(mǎi)受人主張任何權利的義務(wù)，但法律另有規定的除外。因此，出賣(mài)的標的物如果侵犯第三人的專(zhuān)利權、商標權或著(zhù)作權等知識產(chǎn)權，由出賣(mài)人承擔知識產(chǎn)權瑕疵擔保的法律責任。同時(shí)，根據我國專(zhuān)利法、商標法和著(zhù)作權法規定，無(wú)論是采購方還是出賣(mài)方作為經(jīng)銷(xiāo)商，只有不存在主觀(guān)故意，并且“能證明其合法來(lái)源”的情況下，才能免除侵犯知識產(chǎn)權的賠償責任。例如，專(zhuān)利法六十三條規定，“為生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目的使用或者銷(xiāo)售不知道是未經(jīng)專(zhuān)利權人許可而制造并售出的專(zhuān)利產(chǎn)品或者依照專(zhuān)利方法直接獲得的產(chǎn)品，能證明其產(chǎn)品合法來(lái)源的，不承擔賠償責任。”
技術(shù)開(kāi)發(fā)合同包括委托開(kāi)發(fā)合同和合作開(kāi)發(fā)合同。兩者的主要區別在于：合作開(kāi)發(fā)是當事人共同研發(fā)、共擔風(fēng)險和共享成果;而委托開(kāi)發(fā)主要由委托人支付研究開(kāi)發(fā)經(jīng)費和報酬，提供技術(shù)資料、原始數據，完成協(xié)作事項和接受研發(fā)成果，另一方則從事研究開(kāi)發(fā)工作和交付研究開(kāi)發(fā)成果，開(kāi)發(fā)風(fēng)險則一般依合同約定由一方承擔或由雙方分擔，研發(fā)成果一般依合同約定或法律規定歸一方所有。
與采購合同的標的物為有體財產(chǎn)不同，技術(shù)開(kāi)發(fā)合同的標的物為待研究開(kāi)發(fā)的技術(shù)成果。因此，明確研究開(kāi)發(fā)成果的知識產(chǎn)權歸屬是防范技術(shù)開(kāi)發(fā)合同風(fēng)險所關(guān)注的重點(diǎn)。根據我國合同法三百三十九條、三百四十條規定，技術(shù)開(kāi)發(fā)合同中的知識產(chǎn)權權利歸屬以當事人約定優(yōu)先。在當事人沒(méi)有約定的情形下，對于委托開(kāi)發(fā)完成的發(fā)明創(chuàng )造，申請專(zhuān)利的權利屬于研究開(kāi)發(fā)人。研究開(kāi)發(fā)人取得專(zhuān)利權的，委托人可以免費實(shí)施該專(zhuān)利。研究開(kāi)發(fā)人轉讓專(zhuān)利申請權的，委托人享有以同等條件優(yōu)先受讓的權利。對于合作開(kāi)發(fā)完成的發(fā)明創(chuàng )造，除當事人另有約定的以外，申請專(zhuān)利的權利屬于合作開(kāi)發(fā)的當事人共有。當事人一方轉讓其共有的專(zhuān)利申請權的，其他各方享有以同等條件優(yōu)先受讓的權利。合作開(kāi)發(fā)的當事人一方聲明放棄其共有的專(zhuān)利申請權的，可以由另一方單獨申請或者由其他各方共同申請。申請人取得專(zhuān)利權的，放棄專(zhuān)利申請權的一方可以免費實(shí)施該專(zhuān)利。合作開(kāi)發(fā)的當事人一方不同意申請專(zhuān)利的，另一方或者其他各方不得申請專(zhuān)利。
總之，在企業(yè)簽訂技術(shù)開(kāi)發(fā)合同中，應當明確約定知識產(chǎn)權保護以及權利歸屬等內容，如果在技術(shù)開(kāi)發(fā)合同中對研究開(kāi)發(fā)成果的知識產(chǎn)權權屬不進(jìn)行約定或者約定不明確，容易產(chǎn)生法律爭議。(北京市京廣律師事務(wù)所高級事業(yè)合伙人 劉淑華)
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